在注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷(xiāo)糾紛中，應(yīng)如何判斷權(quán)利人是否進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用?圍繞這一問(wèn)題，同處于河北省保定市安新縣的一家企業(yè)與一名自然人產(chǎn)生了糾紛。近日，雙方糾紛有了新的進(jìn)展。北京市高級(jí)人民法院日前作出終審判決指出，只有真實(shí)、持續(xù)地投入到市場(chǎng)流通領(lǐng)域的商標(biāo)使用行為，才可避免因商標(biāo)連續(xù)3年未使用而被撤銷(xiāo)注冊(cè)。
雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于2013年7月21日至2016年7月20日期間(下稱指定期間)，自然人李某是否對(duì)第4844797號(hào)“白洋淀BYD及圖”商標(biāo)(下稱訴爭(zhēng)商標(biāo))進(jìn)行了使用。
據(jù)了解，訴爭(zhēng)商標(biāo)由李某于2005年8月18日提出注冊(cè)申請(qǐng)，2008年7月14日被核準(zhǔn)注冊(cè)使用在蓮子、野禽(非活)、咸菜等第29類(lèi)商品上。2016年7月21日，河北白洋淀生態(tài)食品開(kāi)發(fā)有限公司以訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定期間連續(xù)3年停止使用為由，向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱原商標(biāo)局)申請(qǐng)撤銷(xiāo)訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。
經(jīng)審查，原商標(biāo)局認(rèn)為李某提交的其在指定期間使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的證據(jù)無(wú)效，決定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以撤銷(xiāo)。李某不服原商標(biāo)局所作決定，隨后向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(下稱原商評(píng)委)申請(qǐng)復(fù)審。
在商標(biāo)評(píng)審階段，為了證明在指定期間對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)進(jìn)行了使用，李某向原商評(píng)委提交了與保定喜龍隆餐飲有限公司(下稱喜龍隆公司)簽訂的商標(biāo)許可合同、包含訴爭(zhēng)商標(biāo)的宣傳彩頁(yè)及包裝與商品等照片、帶有訴爭(zhēng)商標(biāo)的發(fā)貨單據(jù)、喜龍隆公司2014年簽訂的LED廣告發(fā)布合同及2015年簽訂的廣告發(fā)布合同等證據(jù)。
2018年1月31日，原商評(píng)委作出復(fù)審決定認(rèn)為，李某提交的證據(jù)難以形成完整的證據(jù)鏈，用以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間在核定商品上進(jìn)行了公開(kāi)、真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用，遂決定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以撤銷(xiāo)。李某不服原商評(píng)委所作復(fù)審決定，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某提交的證據(jù)或未顯示訴爭(zhēng)商標(biāo)，或未顯示形成時(shí)間，或形成時(shí)間超出指定期間，或缺乏其他證據(jù)佐證而證明力較弱，或?qū)儆谂及l(fā)性的使用行為，難以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間在中國(guó)進(jìn)行了公開(kāi)、真實(shí)的商標(biāo)法意義上的使用，特別是無(wú)法證明其進(jìn)行了真實(shí)的、善意的商標(biāo)使用行為，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)應(yīng)予撤銷(xiāo)。據(jù)此，法院一審判決駁回李某的訴訟請(qǐng)求。
李某不服一審判決，繼而向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。
經(jīng)審理，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，李某提交的商標(biāo)許可合同，僅能證明其將訴爭(zhēng)商標(biāo)許可喜龍隆公司進(jìn)行使用;相關(guān)廣告發(fā)布合同未顯示訴爭(zhēng)商標(biāo)或形成時(shí)間，而且缺乏發(fā)票或?qū)嵨镎掌茸C據(jù)證明其已經(jīng)實(shí)際履行;帶有訴爭(zhēng)商標(biāo)的發(fā)貨單據(jù)為自制證據(jù)，其真實(shí)性難以確認(rèn)。據(jù)此，法院認(rèn)為李某提交的證據(jù)尚不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間在核定商品上進(jìn)行了真實(shí)、有效的使用，遂判決駁回李某上訴，維持一審判決。（記者：王國(guó)浩）
行家點(diǎn)評(píng)
湯學(xué)麗 北京市盈科律師事務(wù)所
知識(shí)產(chǎn)權(quán)部主任：商標(biāo)法意義上的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。商標(biāo)的本質(zhì)功能為其識(shí)別功能，即通過(guò)商標(biāo)的使用使相關(guān)公眾得以區(qū)分商品或服務(wù)的不同提供者，只有能夠產(chǎn)生上述識(shí)別功能的商標(biāo)使用行為才屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。商標(biāo)的識(shí)別主體為相關(guān)公眾，而相關(guān)公眾只有在能夠接觸到該商標(biāo)時(shí)，才可能對(duì)不同商品或服務(wù)的提供者予以識(shí)別，通常情況下，相關(guān)公眾無(wú)法接觸到的對(duì)商標(biāo)加以利用的行為(如商標(biāo)標(biāo)識(shí)的加工行為等)，不能起到使相關(guān)公眾識(shí)別來(lái)源的作用，不屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。
我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷(xiāo)制度，旨在發(fā)揮注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別功能，避免商標(biāo)資源的閑置及浪費(fèi)，所以并非商標(biāo)注冊(cè)人只要進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用即當(dāng)然認(rèn)定其行為符合上述規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，商標(biāo)注冊(cè)人還須證明其使用行為系真實(shí)的、善意的商標(biāo)使用行為，而非象征意義的使用行為。對(duì)于真實(shí)的、善意的商標(biāo)使用行為的認(rèn)定，屬于對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人主觀狀態(tài)的認(rèn)定，因?yàn)橹饔^狀態(tài)通常較難通過(guò)直接證據(jù)予以確定，所以需要結(jié)合具體的使用證據(jù)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的使用行為是否真實(shí)、善意予以推定。通常而言，如果商標(biāo)注冊(cè)人所實(shí)施的商標(biāo)法意義上的使用行為已具有一定規(guī)模，通常應(yīng)推定此種使用行為系真實(shí)的、善意的商標(biāo)使用行為。反之，如果商標(biāo)注冊(cè)人雖然進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用，但其僅是偶發(fā)的、未達(dá)到一定規(guī)模的使用，則在無(wú)其他證據(jù)佐證的情況下，通常應(yīng)認(rèn)定此種使用行為并非真實(shí)的、善意的商標(biāo)使用行為。
