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在注冊商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷糾紛中，應(yīng)如何判斷權(quán)利人是否進行了商標(biāo)法意義上的使用?圍繞這一問題，同處于河北省保定市安新縣的一家企業(yè)與一名自然人產(chǎn)生了糾紛。近日，雙方糾紛有了新的進展。北京市高級人民法院日前作出終審判決指出，只有真實、持續(xù)地投入到市場流通領(lǐng)域的商標(biāo)使用行為，才可避免因商標(biāo)連續(xù)3年未使用而被撤銷注冊。
雙方爭議焦點在于2013年7月21日至2016年7月20日期間(下稱指定期間)，自然人李某是否對第4844797號“白洋淀BYD及圖”商標(biāo)(下稱訴爭商標(biāo))進行了使用。
據(jù)了解，訴爭商標(biāo)由李某于2005年8月18日提出注冊申請，2008年7月14日被核準(zhǔn)注冊使用在蓮子、野禽(非活)、咸菜等第29類商品上。2016年7月21日，河北白洋淀生態(tài)食品開發(fā)有限公司以訴爭商標(biāo)在指定期間連續(xù)3年停止使用為由，向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱原商標(biāo)局)申請撤銷訴爭商標(biāo)的注冊。
經(jīng)審查，原商標(biāo)局認為李某提交的其在指定期間使用訴爭商標(biāo)的證據(jù)無效，決定對訴爭商標(biāo)予以撤銷。李某不服原商標(biāo)局所作決定，隨后向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱原商評委)申請復(fù)審。
在商標(biāo)評審階段，為了證明在指定期間對訴爭商標(biāo)進行了使用，李某向原商評委提交了與保定喜龍隆餐飲有限公司(下稱喜龍隆公司)簽訂的商標(biāo)許可合同、包含訴爭商標(biāo)的宣傳彩頁及包裝與商品等照片、帶有訴爭商標(biāo)的發(fā)貨單據(jù)、喜龍隆公司2014年簽訂的LED廣告發(fā)布合同及2015年簽訂的廣告發(fā)布合同等證據(jù)。
2018年1月31日，原商評委作出復(fù)審決定認為，李某提交的證據(jù)難以形成完整的證據(jù)鏈，用以證明訴爭商標(biāo)于指定期間在核定商品上進行了公開、真實、合法、有效的商業(yè)使用，遂決定對訴爭商標(biāo)予以撤銷。李某不服原商評委所作復(fù)審決定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為，李某提交的證據(jù)或未顯示訴爭商標(biāo)，或未顯示形成時間，或形成時間超出指定期間，或缺乏其他證據(jù)佐證而證明力較弱，或?qū)儆谂及l(fā)性的使用行為，難以證明訴爭商標(biāo)于指定期間在中國進行了公開、真實的商標(biāo)法意義上的使用，特別是無法證明其進行了真實的、善意的商標(biāo)使用行為，訴爭商標(biāo)的注冊應(yīng)予撤銷。據(jù)此，法院一審判決駁回李某的訴訟請求。
李某不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴。
經(jīng)審理，北京市高級人民法院認為，李某提交的商標(biāo)許可合同，僅能證明其將訴爭商標(biāo)許可喜龍隆公司進行使用;相關(guān)廣告發(fā)布合同未顯示訴爭商標(biāo)或形成時間，而且缺乏發(fā)票或?qū)嵨镎掌茸C據(jù)證明其已經(jīng)實際履行;帶有訴爭商標(biāo)的發(fā)貨單據(jù)為自制證據(jù)，其真實性難以確認。據(jù)此，法院認為李某提交的證據(jù)尚不足以證明訴爭商標(biāo)于指定期間在核定商品上進行了真實、有效的使用，遂判決駁回李某上訴，維持一審判決。（記者：王國浩）
行家點評
湯學(xué)麗 北京市盈科律師事務(wù)所
知識產(chǎn)權(quán)部主任：商標(biāo)法意義上的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。商標(biāo)的本質(zhì)功能為其識別功能，即通過商標(biāo)的使用使相關(guān)公眾得以區(qū)分商品或服務(wù)的不同提供者，只有能夠產(chǎn)生上述識別功能的商標(biāo)使用行為才屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。商標(biāo)的識別主體為相關(guān)公眾，而相關(guān)公眾只有在能夠接觸到該商標(biāo)時，才可能對不同商品或服務(wù)的提供者予以識別，通常情況下，相關(guān)公眾無法接觸到的對商標(biāo)加以利用的行為(如商標(biāo)標(biāo)識的加工行為等)，不能起到使相關(guān)公眾識別來源的作用，不屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。
我國現(xiàn)行商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的注冊商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷制度，旨在發(fā)揮注冊商標(biāo)的識別功能，避免商標(biāo)資源的閑置及浪費，所以并非商標(biāo)注冊人只要進行了商標(biāo)法意義上的使用即當(dāng)然認定其行為符合上述規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，商標(biāo)注冊人還須證明其使用行為系真實的、善意的商標(biāo)使用行為，而非象征意義的使用行為。對于真實的、善意的商標(biāo)使用行為的認定，屬于對商標(biāo)注冊人主觀狀態(tài)的認定，因為主觀狀態(tài)通常較難通過直接證據(jù)予以確定，所以需要結(jié)合具體的使用證據(jù)對商標(biāo)注冊人的使用行為是否真實、善意予以推定。通常而言，如果商標(biāo)注冊人所實施的商標(biāo)法意義上的使用行為已具有一定規(guī)模，通常應(yīng)推定此種使用行為系真實的、善意的商標(biāo)使用行為。反之，如果商標(biāo)注冊人雖然進行了商標(biāo)法意義上的使用，但其僅是偶發(fā)的、未達到一定規(guī)模的使用，則在無其他證據(jù)佐證的情況下，通常應(yīng)認定此種使用行為并非真實的、善意的商標(biāo)使用行為。
