通常情況下,在確定權利要求的保護范圍時,權利要求中記載的主題名稱應當予以考慮,而實際的限定作用應當取決于該主題名稱對權利要求所要保護的主題本身產生了何種影響。
專利權利要求 主題名稱 專利保護范圍限定
珠海格力電器股份有限公司(格力公司)以廣東美的制冷設備有限公司(美的公司)侵害其ZL200620064110.5實用新型專利權為由提起訴訟,請求判令美的公司立即停止侵權行為,并賠償格力公司經濟損失。
格力公司的涉案專利權利要求書的獨立權利要求1的主題名稱為:“一種可拆裝式空調室內機管路安裝擋板”。然而,經現場勘查比對,美的公司制造的空調器管路安裝擋板,須在擋板卡爪破壞后才可拆下。 二審法院據此認為美的公司被訴侵權產品不具備“可拆裝”這一必要技術特征,認定其未落入格力公司涉案專利權保護范圍,判決駁回格力公司全部訴請。
再審法院經審理認定,涉案專利權利要求1的主題名稱為:“一種可拆裝式空調室內機管路安裝擋板”,關于其中的“可拆裝”的含義,說明書中沒有明確的記載或者說明。根據本領域技術人員對其字面含義的通常理解,可拆裝是指既可以將安裝擋板從空調上拆下來,也可以將其再安裝上去,這種拆和裝是可以重復進行的。二審經現場勘查實驗認定被訴侵權產品中的安裝擋板不可拆裝,與涉案專利既不相同,也不等同,并無不當,據此足以認定被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護范圍。格力公司的再審申請被駁回。
星河公司訴江蘇某公司侵犯其ZL200510082911.4發(fā)明專利權(一種鋼帶增強塑料排水管道及其制造方法和裝置)。
一審法院經審理認定:涉案產品缺少權利要求1記載的“鋼帶上有若干矩形或圓形的通孔或鋼帶兩側軋制有紋路”和“兩個加強肋之間塑料形狀具有中間凸起”兩個技術特征,故其未落入星河公司專利權獨立權利要求1的保護范圍。但被告產品制造方法及制造裝置分別全面覆蓋了涉案專利另兩個獨立權利要求2及6所記載的技術特征,落入其相應保護范圍。
二審法院認為:權利要求的主題名稱屬于解決技術問題的必要技術特征,在確定專利權的保護范圍時應當予以考慮。本案中,權利要求2是一項方法權利要求,其在主題名稱部分引用了在先的產品權利要求1的內容,即“一種制造權利要求1所述的鋼帶增強塑料排水管道的方法”,因此,在確定被控侵權產品不具有權利要求1所記載的所有技術特征的情形下,被控侵權產品的制造方法未落入引用在先權利要求的權利要求2的保護范圍之內,不構成專利侵權。同理,制造涉案排水管的裝置也未落入引用在先權利要求的權利要求6的保護范圍之內。二審法院據此判決駁回星河公司的訴訟請求。
再審法院經審理認為:根據涉案專利權利要求1記載的產品技術特征,可以推定權利要求6記載的復合裝置必然具備生成上述區(qū)別技術特征的部件。因此,權利要求1記載的技術特征對于權利要求2和6產生了實質性的影響,具有限定作用。被訴侵權產品沒有通孔或紋路和凸起,星河公司亦未舉證證明被訴侵權的裝置具備生成上述特征的部件,因此可以推定被訴侵權的裝置不同于權利要求6所記載的裝置,也未使用被訴侵權的方法。再審法院據此駁回星河公司再審申請。
上述兩案的爭議焦點在于權利要求的主題名稱內容是否對該權利要求的保護范圍產生限定作用?在進行專利侵權比對時,是否需要考慮該主題名稱的限定部分?
專利法實施細則第二十一條規(guī)定:發(fā)明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特征部分,按照下列規(guī)定撰寫:
(一)前序部分:寫明要求保護的發(fā)明或者實用新型技術方案的主題名稱和發(fā)明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特征;
(二)特征部分:使用“其特征是……”或者類似的用語,寫明發(fā)明或者實用新型區(qū)別于最接近的現有技術的技術特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起,限定發(fā)明或者實用新型要求保護的范圍。
……
專利法實施細則第二十二條進一步規(guī)定:發(fā)明或者實用新型的從屬權利要求應當包括引用部分和限定部分,按照下列規(guī)定撰寫:
(一)引用部分:寫明引用的權利要求的編號及其主題名稱;
(二)限定部分:寫明發(fā)明或者實用新型附加的技術特征。
……
顯然,作為一項權利要求的前序部分或引用部分的組成要素,主題名稱通常應對該項權利要求保護的范圍產生限定作用。
很多專利申請人在提交專利申請時,期望將專利申請的發(fā)明點,甚至技術效果直接體現在專利的主題名稱上,例如案例1所述“一種可拆裝式空調室內機管路安裝擋板”,感覺這樣才能最便捷地體現專利的技術含金量。殊不知,如此包裝的專利主題名稱,不僅會破壞專利權利要求正常的前序部分和特征部分的表述邏輯,導致權利要求不清楚,還會在后期專利保護過程中,對于確定專利保護范圍帶來大麻煩。
很多專利申請人還喜歡在主題名稱中加入產品或方法的用途或應用領域,例如“一種用于***的控制裝置”。在需要多項并列獨立權利要求時,專利申請人為了確保專利申請的單一性,或者至少讓專利申請在形式上符合單一性,則會采用類似本案情形的,“一種用于制造如權利要求1所述控制裝置的方法”表述方式。
根據《專利審查指南》的相關規(guī)定:當權利要求的主題名稱中包含用途限定時,判斷其是否具有新穎性需要考慮該用途限定是否隱含了要求保護的產品是否具有某種特定的結構或組成。如果隱含,則考慮;如果不隱含,則不考慮。
然而,針對僅應用領域不同,產品技術特征完全相同的情況,是否考慮呢?例如審查指南中用于說明轉用發(fā)明的“潛艇副翼”例子,顯然是要考慮的。如此,如果在專利授權審查中應當考慮主題名稱中用途或應用領域的限定對其新穎性、創(chuàng)造性判斷產生影響,在專利侵權判斷時,則應同樣考慮主題名稱中用途或應用領域的限定對該權利要求保護范圍的影響。
因此,專利申請人在專利申請中所隨意確定的主題名稱,不論是隨意添加技術效果,還是隨意添加應用領域,都可能對專利的保護產生影響,讓專利保護范圍大大縮水。對于專利權人來說,最悲摧的莫過于,這些花枝招展的主題名稱在專利授權審查時并沒有為專利的新穎性、創(chuàng)造性加分,但在專利保護比對時,卻成為權利范圍限定的依據。
為了將來的專利保護,申請人對于專利申請時的主題名稱不能太任性。